INIBITORIA E ASSENZA DI RISCHIO DI CONFUSIONE IN DETERMINATI STATI MEMBRI

Sulla questione relativa all’operatività, su tutto il territorio dell’Unione Europea, dell’inibitoria ex art. 102 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (reg. CE n. 207/2009, mod. dal reg. UE n. 2424/2015) e la contestuale assenza, in alcuni Stati membri, di rischi di confusione con altri marchi, degna di nota è senz’altro la sent. C-223/15, del 22 settembre 2016, della Corte di Giustizia.

La vicenda è la seguente: una società tedesca operante nel settore dell’informatica commercializza un software contrassegnato dal marchio “Combit”, molto simile a quello venduto, su internet, da una ditta israeliana, contrassegnato dal marchio “Comit”; inoltre, il sito utilizzato da tale ultima ditta riporta annunci anche in lingua tedesca.

Dunque, la società tedesca agisce davanti a un tribunale del marchio dell’Unione Europea tedesco, nei confronti di una società israeliana, contestando l’avvenuta contraffazione da parte di quest’ultima e chiede al giudice adito di ingiungere alla società israeliana di ritirare in tutta l’Unione europea gli annunci in lingua tedesca, che potevano indurre in errore i consumatori, data l’affinità tra i due marchi.

In primo grado, era accolta la sola la domanda proposta in subordine di vietare, alla ditta israeliana, di diffondere, solo sul mercato germanofono, le offerte in tedesco.

In appello, la società tedesca riproponeva la richiesta di divieto, su tutto il territorio dell’UE, della diffusione dei predetti annunci in lingua tedesca; il giudice di secondo grado, però, sollevava questione in merito al fatto se il rischio di confusione tra due marchi affini, comprensibile e giustificabile per i consumatori che parlano una determinata lingua, sussista nel medesimo grado anche nei Paesi dell’Unione dove si parlano lingue diverse.

A tal proposito, la Corte, con la succitata sentenza, si è pronunciata ritenendo che, qualora un Tribunale dei marchi dell’Unione europea accerti che l’uso di un segno generi, solamente in una parte del territorio dell’UE, un rischio di confusione, il Tribunale adito ben può disporre il divieto di uso commerciale del segno in parola, laddove tale rischio di confusione sia effettivo, mentre autorizzare tale uso negli Stati membri, purché specificatamente indicati, ove sussista un’assenza di confusione.

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